2021-10-25 멕시코 멕시코시티무역관 송희원

김영곤 변호사, 공인 회계사, YG Consulting

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1992년 말 캐나다, 미국 및 멕시코가 서명했고 1994년부터 국제 조약 발효했던 북미자유무역협정(TLCAN, NAFTA)은 미국 전임 대통령 도널드 트럼프에 의해 2017년 후반부터 재논의를 시작해 2019년 말 기존 협약에 대한 개정 합의(T-MEC, USMCA)와 함께 2020년 7월 1일부터 기존 NATFA를 대신하여 체결국 간 법적 효력이 현재까지 발효되고 있다.

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USMCA(United States Mexico Canada Agreement) 중 지적재산권법에 한정해봤을 때 마드리드 의정서, 부다페스트 조약, 니스 협정, 1991년 국제 식물신품종보호협약, 브뤼셀 협정 참고 의무돼 USMCA 20장 90개 조항(Articulo. 20.1~ 20.90)에서 지적재산권을 규제하고 있다.

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멕시코에서는 지적재산권법을 총 3개 골격에서 규제하고 있다. 특허·상표·산업 디자인 등을 규제하는 특허청(IMPI) 및 관련법·저작권· 소프트웨어 등을 규제하는 저작권청(Indautor) 관련법과 새로운 동식물을 규제하는 국립 종자원(SNICS) 관련법이 존재한다.

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상기 설명에서 주제를 좀 더 제한하여 멕시코 특허청(IMPI) 관할 상표, 특허 등에 대한 산업재산권은 USMCA 의거, 어떤 변동이 있는지를 설명하도록 한다.

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USMCA 발효와 병행해 1991년 6월 27일 발표 기존 특허법(LPI)은 명칭을 변경해 새로운 특허법(LFPPI, Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial)으로 2020년 7월 1일 연방 관보(DOF) 공표했으며(동년 동월 동일 저작권법 및 형사법 개혁안 공표), 과도기 조항 1조 의거, 동년 11월 5일부터 법적 의무되었다. 추가적으로 해당 LFPPI는 2018년 12월 30일 발효 멕시코 포함 총 11개국 참여 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)과도 연결돼 있다.

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주요 변동사항들만 보면 아래와 같다.

 

I. 특허(Patente)

- 핵심 기술 용어 정의: “기술적 문제 해결을 위한 필요” 정의 서술

- 공공질서 및 법률에 위배되는 상업 목적 발명에 대한 특허 불가능: 인간, 동물, 식물 및 환경 보호 차원에서 검증되며 인간 체세포 복제, 태아 세포, 의료적 이득이 없는 동물 유전자 조작을 통한 발견 등 해당. 예외적으로, 기술을 통하여 자연 상태에서 분리된 생물학적 결과물은 특허 가능

- 이중 특허 금지 관련 직접 명시: 기존의 경우 특허청은 한 개 발명에 대하여 두 개 이상 특허 등록을 간접적으로 금지했다면 특허법에직접 명시됨으로써 법적 근거를 명확화

- 복제 의약품 개발 예외 인정(Art. 57): 1984년 Roche Products,., Inc, vs. Bolar Pharmaceuticial, Co, 미국 연방 순회 항소 법원에서 유래된 것으로, 통칭 ”Bolar exception” 명명되고 있으며 제3자는 특정 특허 만료 이전, 등록 특허를 실험할 수 있으며 동 자료 토대, 특허 만료 시 신속한 등록을 통한 판매 가능. 기간 불확실성 의거, 식약청법 시행령(Reglamento de Insumos para la Salud)과 함께 해석 필요

- 특허 관련 관계기관 간 협조 권한 신설: 특허 관련 정보 교환 및 기술 협조에 대한 협약 가능 권한 서술

- 비상식적 특허 등록 지연에 대한 특허 보강 증서 도입: 특허청에서 자연재해 등과 같은 사유를 제외하고 특허 등록을 위해 5년 이상 지연된 경우 기간 보상(최대 5년)을 위한 특허 보강 증서 발행. 참고로, 2021년 1월 사법 관보상, 연방 대법원은 판례(2a. LIV/2020

(10a.))를 통해 보강 증서 관련 합헌 결정

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II. 실용 신안(Modelos de utilidad) & 산업 디자인(Disenos industriales)

- 보호기간 15년 연장: 기존 10년에서 15년으로 연장

- 공예작품(producto artesanal) 또한 산업 디자인으로 인정 가능

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III. 상표(Marcas)

- 상표 보호기간 10년 시작점을 기존 등록 신청일 기준이 아닌 등록 허가 시점일부터 산정(2020년 11월 5일 이후 상표에 대한 적용).

- 상표 등록 및 갱신 신청 시 나쁜 의도가 없다는 선언 표시 의무와 함께(갱신 경우, 추가적으로 상표 사용 중 표시) (실무 상 동 선언들은 관련 신청서에 인쇄 표시되어 있고 관련 선언이 없을 경우에 특허청은 신청자에게 보강을 사전 통보), 정부기관은 등록 상표가 특정 법률 위배 판단한다고 추정되는 경우, 무효 행정 처리 가능

- 소비자 상대, 원산지를 오해하게 할 수 있는 상표 등록 불가

- 가상 인물(스파이더맨, etc), 상징, 특정 인물 및 출판 이름(New York Times, etc) 등은 동 인물 및 허가받은 자를 제외하고 상표 등록 불가

- 사업체 상호로 등록 상표권자 서면 허락 없는 경우, 등록 상표 사용 불가

- 상표 등록 관련 형식(Forma) 및 실체(Fondo) 문제점 동시 기술, 공문 한 개 통합 통보(기존 특허법 경우, 각각 두 개(첫 번째

공문은 형식상 문제점 지적, 두 번째 공문은 유사 상표 존재 등 실체 관련 문제점 지적) 공문 존재).

- 유명 상표(marcas famosas)에 대한 정의 서술

- 유명 상표 등록을 위한 조건 중 신청자 제출 기존 재무 및 투자 정보 제출 의무를 삭제

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IV. 사법 분쟁

- 특허, 실용 신안 및 산업 디자인 일부분에 대한 무효 관련 행정 신청 가능

- 상표 및 광고안(aviso comercial) 부분 무효 행정 신청 가능 및 소급 적용

- 타 상표 등록 기간 중 증빙 자료 및 주장을 통하여 반대 의사 표명한 자로써 확정 판단이 있을 시 동 자료 및 주장 기반, 동 상표 재무효 행정 신청 불가능

- 등록 상표 사용 사실 부존재 시 부분 무효 행정 신청 가능

- 산업 재산 침해 판단 시 특허청은 사업장 운영 임시 중지 결정 가능. 해당 결정은 재보증 존재 여부 무관, 특허청 재량에 의해 임지 중지

결정 및 철회 가능

- 벌금 액수 상향 조정(20,000UMA(2021년 기준 MX$ 1,792,400) ---> 250,000UMA(MX$22,405,000)).

- 특허청 권한 강화: 벌금 부여 및 수령 권한과 함께 기존 민상사 법원을 통한 손해 배상 금액 책정에서 특허청 또한 손해 배상(소제기 2년 시한) 결정 가능성

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V. 기타

- COVID-19 영향, 비대면 접촉 일상화 병행하여 이메일을 활용한 통보 및 전자 서명 기반 산업 재산권 신청을 용이하게 함.

- 2020년 11월 5일 이전 신청들은 기존 특허법에 의하여 지배

- 기존 특허법 (LPI) 폐지되고 새로운 특허법(LFPPI) 시행 중에 있지만 2021년 10월 기준, 기존 특허법 연관 시행령(Reglamento de LPI) 법적 유효 선언됨으로써 LFPPI 조항들과 법적 충돌 가능성

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시사점

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USMCA 발효와 병행하여 추진된 멕시코 특허법 및 저작권법 개혁안은 멕시코 체결 국제조약을 멕시코 국내법과 호환하는 맥락에서 진행되었으나 2015년 7월 연방 관보(Gaceta de SJF) 공표 연방 대법원 제1부 판례 (1a. CCLXII/2015 (10a.))에서 추정할 수 있듯이 국제 조약 바탕에서 멕시코 국내 특허법 조항 해석하는 것을 제한하고 있다.

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결론적으로, 멕시코 국내 추진 특허&상표 법적 절차(등록, 갱신, 무효, 소송 및 피해보상 등)는 멕시코 국내 특허법에 준하고 법적 문제 발생 시 특허법·사법 이론·논문 및 판례 의거, 적극적 방어를 통한 산업 재산 보호 조치를 권고한다. 추가적으로 멕시코 상표, 특허 출원 및 등록 시 멕시코 국내 주소지(법적 대리인 주소지 포함)를 보유함으로써 특허청 이외 기관(관세청, 국세청, 경찰서 등)으로부터 산업 재산 침해 통보를 즉각 통보받고 법적 방어를 할 수 있으니 참고하도록 한다.

 

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※ 해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA 공식의견이 아님을 알려드립니다.

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